Durch das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 31. März 2026 (Az. X ZR 41/24 – Prothesensteuerung) wurden die Anforderungen an eine neuheitsschädliche Offenbarung weiter präzisiert. Für die Patentpraxis ergeben sich daraus weitreichende Konsequenzen für die Bewertung des Standes der Technik.
Der Sachverhalt: Gegenstand des Verfahrens war ein Patent für ein Verfahren zur Steuerung von Prothesenmotoren. Es wurde beansprucht, dass nach dem Kontakt mit einem Objekt Impulse mit einer signifikant längeren Periode als die ursprünglichen Bewegungsimpulse abgegeben werden, um eine Kraftverstärkung zu erzielen. Vom Bundesgerichtshof wurde das Patent jedoch für nichtig erklärt. Zur Begründung wurde angeführt, dass eine Entgegenhaltung (D2) bereits Handlungsanweisungen enthielt, durch deren Ausführung das beanspruchte Periodenverhältnis zwangsläufig verwirklicht wurde.
Zentrale Leitsätze zur Neuheitsprüfung:
- Handlungsanweisung und Zwangsläufigkeit: Für eine neuheitsschädliche Offenbarung wird es als ausreichend erachtet, wenn eine Anweisung zum Handeln gegeben wird, bei deren Ausführung alle Merkmale der Erfindung zwangsläufig verwirklicht werden. Einer expliziten Offenbarung der zugrunde liegenden physikalischen Wirkmechanismen bedarf es hierfür nicht.
- Umfang der Offenbarung: Die Beurteilung der Neuheit wird nicht davon abhängig gemacht, ob ein Gegenstand in einer Entgegenhaltung ausdrücklich als „zur Erfindung gehörend“ gekennzeichnet ist. Maßgeblich ist allein, ob der Gegenstand für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus dem Dokument hervorgeht.
Ausführliche Praxistipps:
- Prüfung auf Zwangsläufigkeit: Bei der Analyse von Stand der Technik sollte verstärkt darauf geachtet werden, ob die Umsetzung beschriebener Verfahrensschritte zwangsläufig zu den Merkmalen der eigenen Erfindung führt. Dies gilt insbesondere dann, wenn Parameter in der Entgegenhaltung nicht explizit genannt, aber durch Beispiele impliziert werden.
- Abgrenzung von Wirkmechanismen: Da die bloße Erklärung eines physikalischen Effekts nicht als neuheitsbegründend angesehen wird, sollte bei Patentanmeldungen der Fokus auf zusätzliche, nicht zwangsläufige technische Merkmale gelegt werden.
- Analyse von Ausführungsbeispielen: Die Neuheitsprüfung sollte nicht auf die Ansprüche von Entgegenhaltungen beschränkt werden. Von Bedeutung sind vielmehr auch Diagramme oder Schemata, durch die Merkmale – ggf. auch unbewusst vom ursprünglichen Anmelder – offenbart werden.
- Argumentation der Nicht-Zwangsläufigkeit: Im Erteilungsverfahren sollte detailliert dargelegt werden, warum das beanspruchte Merkmal eben keine zwangsläufige Folge der im Stand der Technik gegebenen Handlungsanweisungen ist.