Das Streitpatent löst das technische Problem, ein als autarke Einzelfingerprothese einsetzbares Fingerelement zur Verfügung zu stellen, das einfach aufgebaut ist, einem natürlichen Finger nahekommt und eine möglichst hohe Lebensdauer aufweist. Ein Kernmerkmal ist, dass die Gewindeschnecke auf der Antriebswelle axial bewegbar formschlüssig gelagert und axial durch separate Führungen geführt ist.
Das Gericht stellte fest, dass die Kombination von zwei Dokumenten aus dem Stand der Technik mit einer über 70 Jahre alten Entgegenhaltung (NK19 von 1936), die das Funktionsprinzip der axial beweglichen Lagerung grundsätzlich offenbart, nicht naheliegend war.
“Wenn ein Funktionsprinzip für sich gesehen seit vielen Jahrzehnten bekannt ist, bedarf es in der Regel einer zusätzlichen Anregung, um dieses Prinzip erstmals bei Vorrichtungen einzusetzen, deren Einsatzzweck, Aufbau und Funktionsweise ebenfalls seit vielen Jahrzehnten bekannt sind”. Eine solche Anregung zur Anwendung eines derart alten Prinzips fehlte im vorliegenden Fall.
Auch eine Kombination des Streitpatents mit Dokumenten aus fachfremden Gebieten, wie z.B. dem Automobilbereich (Türschlossmechanismen, Servolenkungen), wurde als nicht naheliegend bewertet.
Der BGH betonte, dass “ob und in welchem Umfang Anlass besteht, nach Lösungen für eine bestimmte Fragestellung auch außerhalb des Gebiets der Technik zu suchen, in dem sich die betreffende Frage stellt, vom Einzelfall abhängt”.
Im Streitfall gab es keine konkreten Anhaltspunkte im Stand der Technik der Prothetik, die zu einer Suche in diesen fachfremden Bereichen geführt hätten.
Zudem zielten die Problemstellungen in den fremden Gebieten oft auf andere Aspekte ab (z.B. Geräuschvermeidung, einfache Montage) als die des Streitpatents.
Das Gericht sah auch nicht, dass das Merkmal der axial beweglichen Lagerung als allgemeines, in einer Vielzahl von Anwendungsfällen einsetzbares Mittel zum Fachwissen gehörte, insbesondere nicht im Kontext von Fingerprothesen. Die vorgelegten Lehrbücher und Gutachten konnten die Überzeugung nicht vermitteln, dass diese spezifischen Zusammenhänge zur Vermeidung von Schäden am Prioritätstag als objektiv zweckmäßig im Bereich der Fingerprothesen galten.
Fazit: Diese Entscheidung unterstreicht die hohen Anforderungen an die Darlegung des Naheliegens von Kombinationen im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit. Sie verdeutlicht, dass selbst bei bekannten Funktionsprinzipien ein konkreter Anlass oder eine zusätzliche Anregung erforderlich ist, um diese auf neue Anwendungen oder in Kombination mit anderen bekannten Technologien zu übertragen, insbesondere wenn es sich um alte oder fachfremde Lösungen handelt. Dies stärkt innovative technische Lösungen, die nicht durch bloße, nicht-motivierte Zusammenführung von Altbekanntem als nicht erfinderisch gelten können.