Die Technische Beschwerdekammer 3.3.06 des Europäischen Patentamts (EPA) hat eine äußerst wichtige Entscheidung (Aktenzeichen: T 2387/22) erlassen, mit der das europäische Patent Nr. 3 325 559 der Sun Chemical Corporation widerrufen wurde. Diese Entscheidung vom 24. Juni 2025 liefert wichtige Erkenntnisse zu den Patentierbarkeitsanforderungen nach dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ), insbesondere im Hinblick auf die Klarheit (Artikel 84 EPÜ) von Verwendungsansprüchen bei der Definition technischer Effekte.

Der Kern der Entscheidung liegt auf der erforderlichen Klarheit bei der Beanspruchung relativer Verbesserungen bekannter Effekte.

Das Patent wurde von der Schlenk Metallic Pigments GmbH und der ECKART GmbH unter anderem wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit, Klarheit und unzulässige Erweiterung angefochten. Obwohl verschiedene Anträge geprüft wurden, ist die Begründung der Kammer zu den Hilfsanträgen 9–11 für Fachleute des geistigen Eigentums von besonderem Interesse.

1. Definition technischer Effekte mit relativen Begriffen: In den Hilfsanträgen 9–11 wurde versucht, die Verwendung einer VMP-Pigmentaufschlämmung in einer Flexodruckfarbenformulierung zur Erzielung bestimmter technischer Effekte zu definieren: „weniger Druckfehler, höhere Deckkraft und kräftigere Farbe sowie Ermöglichen einer Rasterwalze mit geringerem Volumen“. Der Patentinhaber argumentierte, dass die Kammern in nicht-medizinischen Verwendungsansprüchen typischerweise breite und/oder relative Begriffe zuließen, und verwies auf Entscheidungen wie G 2/88.
2. Der entscheidende Unterschied – Neuer Zweck vs. relative Verbesserung: Die Kammer stellte klar, dass Verwendungsansprüche zwar Patentierbarkeit begründen können, indem sie einen neuen technischen Zweck oder eine neue Wirkung einer bekannten Einheit identifizieren (wie in G 2/88 oder G 6/88, wo einem bekannten Additiv ein neuer Zweck zugewiesen wurde, z. B. Reibungsminderung statt Rostschutz), die Situation in diesem Fall jedoch grundlegend anders sei. In diesem Fall betrafen sowohl der Anspruch als auch das Dokument D10 zum Stand der Technik dieselbe Substanz (das Additiv) für denselben oder zumindest einen analogen technischen Zweck (Verwendung in Flexodruckfarben). D10 berichtete bereits über Druckqualitätsparameter, wenn auch vergleichsweise schlechtere. Daher waren die beanspruchten technischen Wirkungen im Stand der Technik weder versteckt noch unerkannt. Der angebliche technische Beitrag lag nicht in der Entdeckung einer eindeutigen neuen Wirkung, sondern in der relativen Verbesserung oder Steigerung bereits bekannter Wirkungen (z. B. bessere Druckqualität im Vergleich zu zuvor berichteten Ergebnissen).
3. Das Erfordernis objektiv überprüfbarer Begriffe: In solchen Fällen einer „relativen Verbesserung“ verlangt Artikel 84 EPÜ „im Allgemeinen, dass das Merkmal, das eine solche relative Verbesserung oder Steigerung definiert, in objektiv überprüfbaren Begriffen ausgedrückt wird, um so Rechtssicherheit hinsichtlich des Schutzumfangs zu gewährleisten“. Die Kammer stellte fest, dass Begriffe wie „weniger Druckfehler“, „höhere Deckkraft“, „stärkere Farbe“ und „Anilox mit geringerem Volumen“ keine objektiven Bewertungskriterien enthielten. Es war unmöglich, objektiv zu bestimmen, wann diese relativen Bedingungen erfüllt waren, was zu Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Anspruchsumfangs führte. Diese Ungenauigkeit verwischt die Unterscheidung zwischen beanspruchten und bekannten Verwendungen.

Weitere Widerrufsgründe (kurz):

• Mangelnde erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ): Für den Hauptantrag und die Hilfsanträge 1–8 stellte die Kammer keinen Kausalzusammenhang zwischen dem Unterscheidungsmerkmal (der Auswahl spezifischer Lösungsmittel) und den behaupteten technischen Wirkungen (eine glattere, glänzendere Oberfläche) fest. Die Aufgabe wurde daher dahingehend umformuliert, dass lediglich eine „alternative VMP-Aufschlämmung“ bereitgestellt werden sollte, was als naheliegend angesehen wurde, da der Stand der Technik D2 bereits bevorzugte Lösungsmittel im Rahmen des Anspruchs offenbart hatte.
• Unzulässige Erweiterung (Artikel 123 (2) EPÜ): Die Hilfsanträge 12–14 wurden zurückgewiesen, da ihr Gegenstand über die ursprüngliche Offenbarung hinausging. Insbesondere der Anspruch auf eine „hochalkoholische Flexodruckfarbenformulierung … mit einer Konzentration von >50 % eines alkoholischen Lösungsmittels“ fehlte in der ursprünglichen Anmeldung direkt und eindeutig, insbesondere im Hinblick darauf, ob sich diese Konzentration auf die Aufschlämmung oder die endgültige Farbformulierung bezog.

Wichtige Erkenntnis für Patent Professionals: Diese Entscheidung ist eine wichtige Erinnerung für Patent Professionals. Bei der Formulierung von Verwendungsansprüchen, insbesondere solchen, die relative Verbesserungen bekannter technischer Wirkungen bekannter Gegenstände definieren, ist die Verwendung objektiv überprüfbarer Begriffe unerlässlich, um die Klarheitsanforderungen des Artikels 84 EPÜ zu erfüllen. Vage oder ungenaue Definitionen solcher Verbesserungen können zu Rechtsunsicherheit und letztlich zum Widerruf des Patents führen.