Mit Urteil vom 28. Juli 2026 (X ZR 98/24 – „Überbrücktes Netzwerk“) bestätigte der BGH, dass allgemeine Hinweise auf die Optionalität in einer Patentanmeldung keinen Freibrief für spätere Änderungen der Patentansprüche darstellen.

Hier sind die Kernpunkte dieser wegweisenden Entscheidung und deren Auswirkungen auf die Patentformulierung:

Hintergrund des Falls

• Das Patent: EP 2 057 796 (betreffend Point-to-Multipoint-Funktionalität in einem gebrückten Layer-2-Ethernet-Netzwerk) beschreibt ein von einem Switch ausgeführtes Verfahren, das die direkte Kommunikation zwischen Kundengeräten (CPEs) verhindert, indem bestimmte Unicast-Frames markiert und verworfen werden.
• Der Streitpunkt: Das Bundespatentgericht (BPatG) hatte das Patent für nichtig erklärt. Der Patentinhaber verteidigte das Patent in geänderten Fassungen. Die Ansprüche sahen zwingend vor, bestimmte Unicast-Frames zu verwerfen, während alle anderen Frames weitergeleitet wurden.
• Die Verteidigung: Der Inhaber argumentierte, diese Kombination sei ursprünglich offenbart gewesen, da die Beschreibung darauf hingewiesen habe, dass die Schritte in den dargestellten Ausführungsbeispielen optional oder „nicht zwingend“ seien.

Die rechtliche Kernentscheidung

Der BGH wies die Berufung zurück und bestätigte die Nichtigkeit des Patents. Das Gericht entschied:

• Ein allgemeiner Hinweis in der ursprünglichen Anmeldung, wonach einzelne Schritte eines Ausführungsbeispiels nicht zwingend umgesetzt werden müssen, reicht nicht aus, um ein modifiziertes Verfahren – bei dem diese Schritte durch eine spezifische, konkrete alternative Vorgehensweise ersetzt werden – unmittelbar und eindeutig zu offenbaren.
• Da das konkret beanspruchte Verfahren – das Verwerfen nur von Unicast-Frames bei gleichzeitiger Weiterleitung aller anderen Frames – in der ursprünglichen Anmeldung nicht unmittelbar und eindeutig beschrieben war, stellte die Änderung eine unzulässige Erweiterung dar.

Wichtige Erkenntnisse & Praxishinweise

Wie können Sie Ihre Anmeldungen nach deutscher und europäischer Praxis vor ähnlichen Nichtigkeitsfallen schützen?

• Verzichten Sie auf pauschale Formulierungen zur „Optionalität“: Der bloße Hinweis, dass „einzelne Schritte des Ausführungsbeispiels nicht zwingend umgesetzt werden müssen“, rechtfertigt keine spätere Auswahl eines modifizierten Verfahrens. Allgemeine Disclaimer sind kein Ersatz für eine konkrete Offenbarung.
• Ausdrückliche Offenlegung konkreter Alternativen: Wenn ein Schritt optional oder austauschbar ist, müssen Sie die konkreten alternativen Schritte sowie deren Kombination mit den übrigen Merkmalen ausdrücklich beschreiben.
• Entwurf mehrerer unabhängiger Szenarien: Anstatt sich auf eine einzige detaillierte Ausführungsform mit Hinweisen auf „Optionen“ zu stützen, sollten Sie die Beschreibung so gestalten, dass sie eigenständige, voll funktionsfähige alternative Szenarien und Teilkombinationen von Merkmalen aufzeigt.
• Rechnen Sie mit strenger Durchsetzung: Der BGH wendet weiterhin den „Goldstandard“ der unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung streng an – ganz im Einklang mit der Praxis des EPA.