In einem aktuellen Fall, den unsere Kanzlei betreut, versucht ein Parallelimporteur, den etablierten Rechtsrahmen zu umgehen, indem er ein pharmazeutisches Produkt unseres Mandanten in einen völlig neuen Umkarton umpackt, ohne dass die strengen Voraussetzungen der objektiven Notwendigkeit erfüllt sind. Dieser Vorfall dient als dringende Erinnerung für IP-Entscheider: Trotz der klaren Leitlinien des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) müssen Markenrechte im Parallelhandel aktiv verteidigt werden.
Es sind mittlerweile fast drei Jahre vergangen, seit der EuGH seine wegweisenden Urteile in den Rechtssachen Novartis gegen Abacus und MSD (verbundene Rechtssachen C-147/20, C-204/20 und C-224/20) verkündet hat. Diese Entscheidungen haben die Position von Markeninhabern grundlegend gestärkt. Dennoch behandeln einige Importeure die Verwendung einer neuen äußeren Verpackung weiterhin als Recht und nicht als die vom EuGH vorgesehene Ausnahme.
Die BMS-Bedingungen: Ihr Schutzschild gegen Rechtsverletzungen
Nach den sogenannten „BMS-Bedingungen“ kann ein Markeninhaber dem Parallelimport eines umgepackten Produkts rechtlich widersprechen, es sei denn, der Importeur erfüllt fünf kumulative Anforderungen:
- Objektive Notwendigkeit: Das Umpacken muss für den Marktzugang unerlässlich sein. Wenn der Importeur das Produkt lediglich neu etikettieren kann, ist ein neuer Karton nicht „notwendig“.
- Unversehrtheit des Originalzustands: Das Umpacken darf den Originalzustand des Arzneimittels nicht beeinträchtigen (z. B. müssen Primärverpackungen wie Blister oder Flaschen verschlossen bleiben).
- Klare Identifizierung: Auf der Verpackung muss klar angegeben sein, wer das Produkt hergestellt hat und wer für das Umpacken/den Import verantwortlich ist.
- Schutz des Rufs der Marke: Die Aufmachung darf nicht „dürftig“ oder von schlechter Qualität sein, was den Ruf der Marke schädigen könnte.
- Vorabunterrichtung und Muster: Der Importeur muss den Markeninhaber vor dem Inverkehrbringen benachrichtigen und ihm auf Verlangen ein Muster des umgepackten Produkts zur Verfügung stellen.
Die Auswirkungen der FMD: Neuetikettierung ist jetzt die Regel
Ein wesentlicher Streitpunkt der letzten Jahre war die Fälschungsschutzrichtlinie (FMD) und die damit verbundenen Sicherheitsmerkmale. Importeure argumentierten oft, dass das Aufbrechen des vorgeschriebenen Sicherheitszeichens (Anti-Tampering Device – ATD) die Originalverpackung „defekt“ mache und somit einen neuen Umkarton rechtfertige.
Der EuGH hat hierzu klar Stellung bezogen: Die Neuetikettierung (Relabeling) stellt einen „geringeren Eingriff“ in die Markenrechte dar als das Umpacken in einen neuen Karton. Die Tatsache, dass ein ursprüngliches Siegel aufgebrochen werden muss, rechtfertigt nicht automatisch eine neue äußere Verpackung, sofern ein gleichwertiges Sicherheitsmerkmal auf der Originalverpackung angebracht werden kann.
Die Beweislast: „Widerstand der Verbraucher“
Wenn ein Importeur darauf beharrt, dass ein neuer Karton notwendig sei, weil die Verbraucher eine neu etikettierte Originalverpackung ablehnen würden, liegt die Beweislast vollständig bei ihm.
Importeure müssen nachweisen, dass ein „erheblicher Teil der Verbraucher“ so starken Widerstand gegen die neu etikettierte Verpackung leisten würde, dass der effektive Marktzugang behindert wird. Dieser Widerstand darf nicht einfach unterstellt werden, sondern muss im Einzelfall belegt werden. Ohne diesen Nachweis stellt die Verwendung eines neuen Kartons eine Verletzung Ihrer Marke dar.
Sonderfall: Generika und Referenzmarken
IP-Spezialisten sollten zudem wachsam gegenüber Versuchen sein, eine Referenzmarke auf ein Generikum aufzubringen, das aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführt wurde. In der Rechtssache Impexeco (C-253/20) entschied der EuGH, dass dies nur zulässig ist, wenn das Generikum und das Referenzprodukt in jeder Hinsicht identisch sind und der Importeur alle BMS-Anforderungen, einschließlich der Notwendigkeitsprüfung, erfüllt.
Strategische Empfehlungen für IP-Entscheider
Drei Jahre nach den Urteilen von 2022 begünstigt die Rechtslage weiterhin Markeninhaber, die Parallelimport-Notifizierungen streng prüfen. Wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten:
- Hinterfragen Sie die „Notwendigkeit“: Prüfen Sie, ob die Originalverpackung mit Aufklebern und einem neuen Sicherheitsmerkmal wiederverwendet werden kann.
- Fordern Sie Belege an: Wenn Importeure einen „Verbraucherwiderstand“ geltend machen, verlangen Sie spezifische Beweise für diese Behauptung.
- Wahren Sie Markenstandards: Stellen Sie sicher, dass die Qualität des Umpackens den Premium-Standard Ihrer Marke widerspiegelt.
Die Verteidigung Ihrer Marken im Parallelhandel erfordert die konsequente Anwendung der BMS-Kriterien auf jede einzelne Notifizierung.