Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit seinem Urteil vom 13. November 2025 (X ZR 143/23 – Gepulste Laserstrahlung) die Anforderungen an die zulässige Verallgemeinerung von Patentansprüchen präzisiert,. Die Entscheidung verdeutlicht, dass technische Merkmale, die in der ursprünglichen Offenbarung als Einheit präsentiert werden, im Patentanspruch nicht einfach getrennt werden dürfen.
Der Fall und die Entscheidung im Detail:
Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zur Augenhornhaut-Bearbeitung mittels Laserstrahlung, um beispielsweise Fehlsichtigkeit zu korrigieren. Der Kern des Streits lag in der Frage der unzulässigen Erweiterung.
1. Die technische Problematik: Bei der Laserbearbeitung entstehen Plasmablasen, die sich innerhalb von etwa fünf Sekunden zu größeren „Makroblasen“ verbinden können. Diese Makroblasen können das Gewebe deformieren und die Qualität nachfolgender Schnitte beeinträchtigen.
2. Die ursprüngliche Lösung (K9): In den ursprünglichen Unterlagen (der Stammanmeldung) wurde eine Lösung beschrieben, um dies zu verhindern: Der Laser erzeugt im posterioren Abschnitt eine Spirale von außen nach innen und direkt anschließend im anterioren Abschnitt eine Spirale von innen nach außen. Dies stellt sicher, dass die zentralen, optisch kritischen Bereiche beider Schnitte innerhalb des kritischen 5-Sekunden-Fensters fertiggestellt werden.
3. Das rechtliche Problem: Die Patentinhaberin hatte in der erteilten Fassung lediglich den posterioren Schnitt von außen nach innen beansprucht. Der BGH entschied, dass dies eine unzulässige Verallgemeinerung darstellt. Da die ursprüngliche Offenbarung beide Spiralbewegungen als untrennbaren Zusammenhang zur Erzielung des technischen Erfolgs (Vermeidung von Makroblasen) darstellte, durfte der Anspruch nicht auf ein einzelnes Merkmal reduziert werden.
4. Die Rettung im Hilfsantrag: Das Patent konnte nur in einer Fassung aufrechterhalten werden, die beide Merkmale – die posteriore Spirale nach innen und die anschließende anteriore Spirale nach außen – kombiniert.
💡 Praxisrelevante Hinweise für die Patentstrategie:
• Vermeidung von „Isolated Features“: Wenn Sie eine technische Lösung beschreiben, die aus einer Kombination von Schritten besteht, sollten Sie diese Schritte in der Anmeldung nicht nur als Paket, sondern (falls technisch sinnvoll) auch explizit als unabhängig vorteilhafte Einzelmerkmale darstellen.
🔍 Fokus: Das Konfigurationserfordernis bei Vorrichtungsansprüchen
Ein weiterer besonders praxisrelevanter Aspekt der Entscheidung betrifft die Frage, wann eine Vorrichtung ein patentiertes Merkmal tatsächlich „verwirklicht“, wenn dieses durch Software gesteuert wird.
• Keine bloße „theoretische“ Eignung: Der BGH stellte klar, dass es für einen Vorrichtungsanspruch nicht ausreicht, wenn ein Gerät lediglich objektiv geeignet ist, eine Funktion zu erfüllen. Es genügt insbesondere nicht, dass die Vorrichtung durch das nachträgliche Aufspielen von Software oder andere Konfigurationsmaßnahmen erst in den Stand versetzt werden könnte, die patentgemäßen Funktionen auszuführen.
• Bereitschaft zur Funktionsausführung: Die Vorrichtung muss zum maßgeblichen Zeitpunkt bereits entsprechend konfiguriert sein. Das bedeutet, sie muss die geeignete Software oder andere Mittel bereits umfassen, die eine sofortige Verwirklichung der Funktionen in der entsprechenden Betriebssituation ermöglichen.
• Abgrenzung zum Stand der Technik: Diese strikte Auslegung dient auch der Neuheitsprüfung. Eine Vorrichtung aus dem Stand der Technik nimmt die Erfindung nicht allein deshalb vorweg, weil sie bei entsprechender (aber dort nicht offenbarter) Ansteuerung in der Lage wäre, die Schnittfläche wie beansprucht zu erzeugen.
• Komplexität der Programmierung: Der BGH betont, dass unterschiedliche Scan-Muster (z. B. eine Spirale von außen nach innen vs. von innen nach außen) jeweils eine gesonderte Programmierung erfordern. Es müssen spezifische Datensätze bereitgestellt werden, um Parameter wie die Stärke der Laserstrahlung, Abstände der Wechselwirkungszonen und die Geschwindigkeit exakt aufeinander abzustimmen. Daher kann nicht unterstellt werden, dass eine Konfiguration für ein Muster ohne Weiteres für ein anderes übernommen werden kann.
💡 Praxisrelevante Hinweise für die Patentstrategie:
1. Vollständige Konfiguration dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die Patentanmeldung beschreibt, dass die Vorrichtung bereits „out of the box“ so programmiert oder konfiguriert ist, dass sie die spezifischen Schritte ausführt.
2. Datensätze als Erfindungsmerkmal: Wenn die Erfindung auf einer komplexen Steuerung beruht, kann es sinnvoll sein, die Bereitstellung spezifischer Datensätze (wie in Hilfsantrag 4 des Verfahrens) explizit zu beanspruchen.
3. Vorsicht bei „Universalgeräten“: Allein die Tatsache, dass ein Konkurrenzprodukt dieselbe Hardware nutzt und theoretisch das patentierte Verfahren ausführen könnte, begründet noch keine Patentverletzung des Vorrichtungsanspruchs, solange die spezifische Konfiguration fehlt.
Fazit: Die Entscheidung unterstreicht noch einmal die gängige Praxis, dass technische Merkmale, welche im Anspruch isoliert, in der Beschreibung als „Team“ auftreten, eine unzulässiger Erweiterung darstellen. Zudem stellte der BGH klar, wann eine Vorrichtung ein patentiertes Merkmal tatsächlich „verwirklicht“, wenn dieses durch Software gesteuert wird.