Vorsicht bei der Benutzung von Erfindungsgegenständen vor einer geplanten Patentanmeldung in den Vereinigten Staaten (USA)
Anders als in Europa gibt es in einigen Ländern, etwa den Vereinigten Staaten, für Patente eine Neuheitsschonfrist, d. h. einen Zeitraum, in dem ein Erfinder die Erfindung publik machen kann, ohne dass dies seiner späteren Anmeldung der Erfindung zum Patent entgegenstehen würde. In den Vereinigten Staaten wird sie grace period genannt und beträgt 12 Monate.
So kann ein Erfinder beispielsweise nach der öffentlichen Präsentation seiner Erfindung auf einer Messe im Anschluss daran noch ein US-Patent anmelden. Die Offenbarung in der Präsentation gilt dann nicht als Stand der Technik für die Patentanmeldung, wenn der Anmelder die Erfindung innerhalb von 12 Monaten nach der Veröffentlichung anmeldet.
Dabei hat der Oberste Gerichtshof am 22. Januar 2019 (Helsinn Healthcare S. A. gegen Teva Pharmaceuticals, USA, Inc.) bestätigt, dass Erfinder die Einreichung ihrer Patentanmeldungen nicht hinauszögern und sie innerhalb eines Jahres nach der Vermarktung der Erfindung einreichen sollten, da bereits ein Anbieten oder Verkauf (offer for sale) eines Erfindungsgegenstands im Rahmen einer Geheimhaltungsvereinbarung (non-disclosure agreement NDAs) in den Vereinigten Staaten den on sale bar und somit den Beginn der Neuheitsschonfrist auslösen.
Dies gilt für nach dem 16.03.2013 (America Invents Act, AIA) angemeldete Patente auch für einen Verkauf außerhalb der USA. Für davor angemeldete (pre-AIA) Patente löste nur ein Verkauf innerhalb der USA den sogenannten on sale bar aus.
Gilt nicht als Angebot zum Verkauf (on sale bar nicht ausgelöst):
- Werbung für ein noch nicht entwickeltes Produkt
- Vorankündigung eines Produkts
- Weitergabe von technischem Wissen über ein Verfahren – da der Empfänger das Produkt selbst entwickeln muss
- Vereinbarung zur Herstellung
- Erfinder behält bei „experimenteller“ Verwendung die Kontrolle
Gilt als Angebot zum Verkauf (on sale bar ausgelöst):
- Lizenzvereinbarungen
- Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem Produkt (Erstellung von Berichten)
- Übermittlung detaillierter technischer Zeichnungen an einen potenziellen Lizenznehmer
- Nicht angenommene oder stornierte Aufträge
- Käufe unter Geheimhaltungsvereinbarung, bei denen die Einzelheiten der Erfindung nicht veröffentlicht werden
Somit können neben „geheimen Verkäufe“ – Verkäufe, bei denen die Einzelheiten nicht veröffentlicht werden – auch Mietverträge, Lizenzen und Angebote, auch wenn sie abgelehnt oder annulliert werden, den on sale bar und somit den Beginn der Neuheitsschonfrist auslösen.
Daher empfehlen wir Ihnen sicherzustellen, dass in allen Verträgen mit Drittanbietern und/oder Herstellern deutlich darauf hingewiesen wird, dass der Vertrag sich auf erbrachte Dienstleistungen bezieht, nicht auf zu verkaufende Produkte, sowie dass der Erfinder den Schutz an allen Produkten behält, die seine Erfindung darstellen.
Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie weiterführende Informationen zu Patentanmeldungen in den Vereinigten Staaten wünschen.